正反兩方面的案例啟示：企業商業秘密管理體系的構建
作者：董文濤 2024-04-15一家企業，無論規模大小，無論處于哪個行業，即使它從不與版權打交道，也從不申請專利，甚至連商標都懶得注冊，但是，它往往擁有不為人知、“不足為外人道也”的技術或經營信息，而這些信息很可能就構成了商業秘密。
不少企業動輒申請商標全類注冊，或者大量申請也許根本用不著的專利，貌似知識產權戰略意識很強，然而，卻對自身商業秘密缺乏必要的保護與風險管控。從這個意義上講，長期以來，商業秘密的重要性被大大低估了。
本文分兩部分：一是介紹筆者代理的與商業秘密有關的正反兩起案例；二是從上述實例所反映的經驗教訓出發，談一談企業構建商業秘密管理體系的必要性及路徑。
一、兩則案例
兩起案件的雙方當事人相同，但原、被告角色互換。第一起案件是企業訴離職員工，案由是“侵害商業秘密糾紛”（以下簡稱“商秘案”）；此后，離職員工也對企業提起訴訟，這第二起案件的案由是“職務發明創造發明人獎勵、報酬糾紛”（以下簡稱“獎勵報酬案”）。
率先作出一審判決的是商秘案，員工方敗訴，筆者在上訴期內“臨危受命”，接受員工的全面委托，代理本案的二審以及獎勵報酬案的一二審。此后，獎勵報酬案作出一審判決，企業方敗訴。于是，雙方當事人先后、分別就兩起案件提起上訴，都從蘇州中院打到了最高院。最終，筆者代理兩案均獲勝訴。
（一）
原告是一家生產、經營醫用監護器械的企業。被告在原告處擔任工程師且簽署有保密協議，協議約定其不得接受同行業主體聘用、委托或提供咨詢、顧問服務。在職期間，被告接受某醫療公司委托，為其與原告類似的醫療產品提供咨詢服務。原告遂向法院提起侵害商業秘密之訴。
本案原告共主張了8個技術秘密點。一審法院認為，其中6個秘密點不具有秘密性，或者屬于案外供應商的成熟產品而非原告的技術，而秘密點2、8具有秘密性和價值性，原告亦采取了合理保密措施，被告向某醫療公司提供的技術方案與秘密點2、8相同，故判決被告構成商業秘密侵權。
二審中，最高院圍繞我方的上訴意見，著重就兩個秘密點進行審理。
關于秘密點2：其載體是產品主板原理圖的紙質版和電子版，紙質版由電子版輸出打印，電子版源于公司提交的光盤，故最高院認為，溯及源頭就需要考證光盤及其電子文件的來源及形成時間。經審理發現，公司對光盤形成的過程前后陳述不一致，形成時間亦無法確定。經當庭勘驗，我方指出了光盤中至少有三個文件的修改時間晚于被控侵權行為發生的時間。據此，最高院認定，無法確認產品主板原理圖形成于被訴侵權行為之前，無法確認秘密點2在被訴侵權行為發生時不為所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得。
關于秘密點8：最高院認定，該秘密點中的電路板布線規則、寬度、網格尺寸和離板邊沿距離等可以在設計軟件中選擇或輸入，屬于本領域設計的常用尺寸；而芯片封裝方式也是本領域技術人員容易想到的選擇，故該秘點為本領域公知常識，不具有非公知性。
最高院遂作出終審判決，撤銷原審判決，駁回原審原告的訴訟請求。
（二）
在獎勵報酬案中，作為公司16項專利的發明人，離職員工提出兩項訴請：一是每個職務發明獎勵1000元，共計1.6萬元；二是每個職務發明報酬5萬元，共計80萬元。公司辯稱：其一，該員工未實質參與研發，對專利沒有實質性貢獻；其二，工資獎金中已包含了專利獎金和報酬；其三，公司未基于實施涉案專利而取得經濟利益，故不存在專利實施報酬一說。
一審法院認為：關于獎勵，雙方當事人之間沒有約定，公司也未制定專利獎勵制度，依據專利法實施細則第七十七條，員工要求按照每件專利1000 元計算獎勵費，于法有據。關于報酬，一審法院綜合“職務發明系利用單位物質技術條件完成，涉案專利有多位發明人，員工主張報酬一次性支付，涉案專利產品或涉及多項專利或商業秘密，其價值凝聚或經濟效益并非單一專利所創造”等因素，酌定專利報酬為25萬元。
公司提起上訴，請求撤銷、發回或改判不向員工支付專利報酬 25萬元。二審法院認為，專利證書所記載的信息具有公示效力，專利證書中記載的發明人包括了該員工；公司認可一審關于支付專利獎勵的判項，卻又否認員工的實際發明人地位，顯屬矛盾；公司作為掌握營業情況、財務賬冊等可證明實施涉案專利獲取經濟利益真實情況證據的一方，卻并未提交相應證據，一審法院酌定的一次性專利報酬，亦無不當。
最高院遂作出終審判決，駁回上訴，維持原判。
二、構建商業秘密管理體系的必要性及路徑
正反兩起案件均以企業敗訴、員工勝訴而告終，筆者認為，從企業的角度而言，有不少經驗、教訓值得復盤總結和吸取，兩案很直觀地反映出企業構建商業秘密管理體系的必要性。
（一）
在商秘案中，企業主張了8個秘密點，一審首先“砍掉”了6個，認為不具有秘密性或者不屬于原告的技術，僅剩的2個秘密點在二審中也一一被否：其中一個被認定屬于公知常識，另一個則因企業無法提供或準確說明秘密點載體（光盤）的形成過程及形成時間，法院無法確認被控侵權行為之前就已形成該商業秘密。
由此，不難看出：企業并沒有做好充分的訴前準備，提起訴訟很可能是出于樸素而沖動的想法：員工在職期間竟然擅自接受他方委托并向其提供技術方案，這是不能被容忍和接受的，必須追究法律責任。與此同時，企業對商業秘密的概念缺乏認知與判斷，并不了解自身的商業秘密“家底”，不清楚究竟是否擁有以及擁有什么樣的商業秘密，當發現員工存在不當行為時，才倒過來去“找”商業秘密，就顯得異常被動。反之，如果企業構建了商業秘密管理體系，建立起符合企業自身的商業秘密檔案，就不會再出現“把不是秘密的信息當成秘密”“無法提供自身商業秘密的原始載體”等情況。
再比如，以筆者近兩年為多家企業提供商業秘密專項合規服務為例。在盡調訪談中，企業相關部門負責人表示，“我們公司無論是網站、公眾號、宣傳冊還是參加展會、商務活動等，凡是對外提供信息之前，都會首先做脫密處理”，而當被問及“如何做脫密處理，如何判斷某一信息是否為公司的商業秘密”之時，被訪談者卻無言以對。實際上，脫密處理的前提是首先知道自己的商業秘密有哪些，如果不清楚有哪些商業秘密，又怎能從對外提供的信息中甄別出哪些是需要保密的信息呢？
（二）
在獎勵報酬案中，企業之所以敗訴，從表面上看，是輸在了未依法依規制定專利獎勵、報酬制度，也未與研發人員簽訂專利獎勵、報酬的相關協議。也許有讀者會追問：如果企業與研發人員達成了“企業無須支付專利獎勵、報酬”的協議，豈非既規避了風險又節省了企業成本？
筆者對此不敢茍同。根據《專利法》第十五條的規定，給予職務發明人獎勵及專利實施報酬是企業的法定義務，簽訂“無須支付專利獎勵、報酬”的協議，不僅是對法律的無效規避，而且也是一種管理上的短視行為，沒有研發人員會為這樣的企業賣命。因此，從深層次分析，獎勵報酬案中企業之所以敗訴，是輸在了對科研人員的激勵與管理這一環。
從某種意義上講，所有的專利都由商業秘密而來。在研發之初至形成技術成果，企業始終面臨著這樣的抉擇：究竟是將該技術成果作為商業秘密自主保護起來，還是作為專利予以申請并公開。而這一問題，顯然也與企業商業秘密管理體系密切相關。企業建立與專利布局相銜接的商業秘密管理制度，采取多樣化、人性化的激勵措施，一方面，可以提高研發人員的積極性，從而促使研發部門產出更多、更好的技術成果，另一方面，可以更科學地識別和評估商業秘密的價值，做好“商業秘密or專利”這道選擇題。
（三）
筆者認為，所謂商業秘密管理體系，指企業通過實施計劃、組織、領導、協調、控制等管理職能，將商業秘密的收集、歸檔、流轉、使用等嵌入到企業的研發、生產、銷售、采購、人事、財務、行政、信息技術等各個部門的工作流程之中，以實現保護商業秘密，防范風險，提升核心競爭力的目的。下面，筆者就從以下幾個角度簡要介紹商業秘密管理體系的構建：
如前所述，大多數企業都有“不足為外人道也”的商業秘密，但是，企業自以為重要的信息也并非都是商業秘密，“我司沒有商業秘密”和“我司到處是商業秘密”兩種觀點，都是企業商業秘密認知能力欠缺的表現。因此，針對企業最高管理層、中層進行的商業秘密法律的基礎宣講或培訓，是構建商業秘密管理體系的必備工作。如果領導層不重視，或者根本沒有相關法律意識，那么，再有效的管理措施也不可能落地，最終必將被束之高閣。
商業秘密的收集、歸檔等檔案機制，是商業秘密管理體系中的基礎性環節，惟此，企業方能知曉自己的商業秘密“家底”。商業秘密的兩大“產出”部門是企業內部的研發部門（技術信息）和銷售部門（經營信息），制定符合其各自工作流程的商業秘密檔案機制，完成“定密”工作，才談得上明確密級、保密期限、限定接觸范圍、對公開信息予以脫密等后續保護工作。
商業秘密并非法律予以自動保護的權利，而是依賴自力手段保護的權益。所謂自力手段，就是采取符合企業自身實際的、合理有效的保密措施，比如簽訂保密協議、進行保密培訓、制定保密手冊、單獨提出保密要求、限制來訪者接觸范圍，禁止或者限制訪問、存儲與復制等，這是商業秘密管理體系的核心，包括但不限于對涉密物品、涉密載體、涉密文檔、涉密計算機、涉密網絡、涉密區域、涉密人員、涉密事件等進行管理。
商業秘密向專利轉化的過程，同樣需要配套的商業秘密管理體系予以支撐。對于不愿意激勵研發人員的企業，研發人員有無數辦法進行“無聲的對抗”，比如，拼湊、翻譯技術，申請毫無創新可言的垃圾專利以應付KPI考核，或者，將研發成果藏在自己的腦子里“秘而不宣”，等等。如果建立起符合研發部門實際的商業秘密管理體系，就會在很大程度上避免此類現象，激發技術研發人員的活力，提高技術成果產出，并且有助于科學評估是否予以專利轉化申請等。通常情況下，對易被他人自行研發或者反向解析的技術信息，可考慮及時申請專利，相反，對創造性較高的、不易反向解析的技術信息，可優先考慮商業秘密保護。
商業秘密侵權風險防范與保護自身商業秘密同樣重要。特別是在招聘技術研發人員的場合，如果新入職企業的研發人員對其前任職公司負有保密義務，那么，企業將始終面臨侵害該前任職公司商業秘密的風險。這就要求人力資源部門、研發部門通力配合，嚴格執行商業秘密管理體系要求，做好風險防范與隔離工作。
總之，企業商業秘密管理不同于一般的工商管理，故，構建商業秘密管理體系絕非專門從事企業戰略、運營、組織咨詢服務的咨詢公司之強項；商業秘密亦不同于普通的法定權利類型，法律對作為法益的商業秘密之保護乃是被動的、事后的弱保護，管理保護措施是否到位有賴于司法個案之檢驗，故，構建商業秘密管理體系也非專門從事專利撰寫、商標申請等事務的知識產權代理機構或非訴訟律師之強項。筆者以為，企業構建商業秘密管理體系的最優路徑是尋求有商業秘密訴訟代理成功經驗的專業律師團隊的幫助，由專業律師通過訪談、實地考察、查閱文件等盡職調查工作，結合長期相關訴訟的經驗教訓以及企業和所屬各部門的實際情況，為企業量身打造、建章立制，并協助企業將各項做法、機制落到實處。
