當License-in遇到美國破產法典第365（n）條
作者：陸學忠 周路 尹潔 2022-09-07近年來，中國藥企作為被許可方的License-in交易日益增多。在此類交易中，境內被許可方為了License-in協議履行通常需投入了大量的資源，或是其核心業務依賴于License-in許可的有效性和持續性。在這種情況下，境內被許可方除了需要考慮同類交易中的慣常條款，也需要考慮在境外授權方出現財務危機時的應對措施以避免許可方破產對其業務可能會造成災難性的打擊。由于市場上License-in交易適用美國法的較為常見，本文意在從美國破產法典第365（n）條規定本身出發，結合案例，對于第365（n）條的適用條件及范圍進行明確，為適用于美國法的License-in協議的起草提出實務性的建議。
一、美國破產法及其第365（n）條簡介
在美國，瀕臨破產的企業可以根據破產法第7章（Chapter 7-Liquidation）申請破產清算，也可以根據破產法第11章（Chapter 11-Reorganization）申請破產重組。后者旨在解決企業的財務困境，使其得以存續并維持經營，為了實現該目的，破產企業（債務人）通常可以自由選擇是否要繼續履行、轉讓或是拒絕履行待履行的合同。[1]但對于License-in協議而言，若作為債務人的知識產權許可方在破產程序中拒絕履行尚在履行中的許可協議，被許可方的利益可能會因此而受到較大損害[2]。 為了避免許可方將破產的損失和風險轉嫁給被許可方，為了防止企業不再愿意依托技術許可開展業務，為了合理平衡許可方的重組利益與被許可方的合同利益，美國國會在破產法第11章之下增加了第365（n）條。該條在許可方破產情況下為被許可方提供了一個安全港，使其能夠“無視”許可方對繼續履行許可協議的拒絕。然而，鑒于破產重組“挽救”企業的天然使命，該等“無視”存在著諸多限制。
二、第365（n）條詳解：保護作為債權人的被許可方
第365（n）條代表了美國破產法一般規則（即進入破產程序的債務人可以自由拒絕履行待履行的合同）的例外，保護作為債權人的許可方或分許可方免受債務人拒絕履行合同的不利后果的影響。 根據第365（n）條，當License-in協議被許可方拒絕履行時，被許可方有兩種選擇：（1）接受許可方的拒絕，許可協議終止；或者（2）拒絕許可方的拒絕，要求許可方繼續履行許可協議。[3] （一）拒絕許可方的拒絕——保留許可 如果被許可方選擇拒絕許可方的拒絕履行，則其可以繼續使用被許可協議項下被許可的知識產權。但該等繼續使用可能會受限于以下條件： 1、被許可方只能保留執行排他性條款的權利，但無法保留其根據其他非破產法律對許可協議的履行享有的任何其他權利[4] 在該等限制下，被許可方僅能要求許可方履行許可協議項下特定的排他性的知識產權義務，比如繼續排他授予被許可方特定知識產權的使用許可。但無法要求許可方繼續履行許可協議中的其他法定義務，比如要求被許可方提供藥品審評審批等監管方面的配合，供應被許可產品或活性藥物成分（API），協助和配合被許可方在許可領域內實施并維護被許可方專利等。 需注意的是，被許可方能保留的權利僅限于知識產權，而不包括其他權利。在Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology LLC一案中，美國破產法院指出，在拒絕知識產權許可合同時，被許可人的第365（n）條的選擇僅適用于其對知識產權的權利，而不適用于其在待履行合同項下可能獲得的任何其他權利。否則，第365（n）條所規定的狹義例外就會顛覆第365條的目的，任何待履行的合同都可以通過在其中插入知識產權許可而成為“拒絕履行證明”。如在本案中，產品經銷權具有排他性的事實不允許當事人以第365（n）條有例外規定為由要求保留該等經銷權。第365（n）（1）（B）條括號內提及“執行該等合同任何排他性條款的權利”系指“該等知識產權”。因此，與知識產權許可無關的排他性條款，例如本協議中的產品獨家經銷權，不受第365（n）條規定的保護。[5] 2、為保留對知識產權使用的權利，被許可方需繼續支付許可費 在許可方拒絕知識產權許可后，選擇繼續使用知識產權的被許可方必須繼續向許可方支付使用知識產權的使用費。[6]根據第365（n）條（2）（B）規定，知識產權被許可方“應在該合同有效期內和本條第（1）（B）段所述被許可方延長該合同的任何期限內支付該合同到期的所有許可使用費。” 許可協議中常會區分各種類型的費用，但法院在裁判時并不會完全遵循許可協議中所描述的費用類型進行判斷。例如，在In re Prize Frize II案[7]中，法院認為，“許可使用費”一詞應當被廣義地解釋為包括因被許可方實用知識產權而應付給許可方的任何款項，而不考慮許可協議中對具體費用的定性或描述。據此，法院駁回了被許可方要求僅根據其收入百分比支付許可協議定義的“許可使用費”的主張，要求被許可方繼續支付許可協議中要求的固定的許可費。然而，法院進一步指出，如果許可協議規定許可費用是以許可方履行特定義務作為交換條件的，如保證、賠償、維護、或升級義務，而許可方無需繼續履行該等義務，那么被許可方應該被免于繼續支付相應的許可費用。 3、僅被許可方“在破產程序開始前存在的”知識產權權益受到保護，被許可方對于未來知識產權的權益不受保護。 第365（n）（1）（B）條明確其保護的是被許可方“在破產程序開始前就已經存在的”對知識產權的權利。因此，即便許可協議涵蓋了對尚未創造的知識產權的授權，但被許可方并不能主張根據第365（n）條保留對未來知識產權的利益。該條款旨在保護被許可方利益的同時，也無需加重許可方的義務。 正如在Szombathy v. Controlled Shredders, Inc.一案[8]中，法院指出，許可方沒有義務向被許可方提供對許可方擁有專利的輪胎碎紙機的改進，因為它們是在許可方提出破產申請之日之后創建的，因此不屬于破產財產的一部分。被許可方決定保留其對被許可版權或專利的權利，并不意味著許可方有義務更新知識產權，甚至如果License-in協議在許可方更新完知識產權之前完成，許可方無義務向被許可方提供知識產權的更新版本。如果被許可的知識產權正在創造過程中，例如部分完成的記錄、書籍、電影或軟件應用程序，若允許被許可方對未來的知識產權擁有權利，而被許可方很有可能最終無法通過支付許可費獲得知識產權的最終版本，那第365（n）條給予被許可方權利保留就會形同虛設。 4、其他限制 （1）被許可方明確提出需要保留對知識產權許可的權利 如果被許可方選擇根據許可協議保留并繼續行使其對于知識產權的權利，則需要明確提出該等立場和主張。在In re EI International案件[9]中，法院認為，當被許可方未能在許可方拒絕履行知識產權許可時及時選擇保留其權利，許可方的拒絕履行就將被推定為許可協議的終止，此時被許可方只有提出賠償的權利。 （2）放棄其他索賠權 被許可方一旦選擇了繼續履行許可協議就意味著其放棄了可能的對破產財產的抵消權和任何行政索賠的權利。[10] （3）繼續履行期限的認定 被許可方只能在協議約定的有效期以及被許可方依法延長的許可期限之內繼續保有對知識產權的使用權。[11] （二）接受許可方的拒絕——協議終止 如果被許可方選擇接受許可方的拒絕，其無權再使用被許可的知識產權，但許可方的拒絕可以被視為違約，被許可方可以通過向許可方要求損害賠償的方式來彌補損失。但需要注意的是，根據第502(g)條[10]的規定，該等損害賠償屬于無擔保債權，在破產中優先權相對較低，一般不會得到全額支付，為此，被許可方可能不得不進一步提起訴訟以確定其索賠金額。
三、第365(n)條的適用例外
（一）商標 第365（n）條僅適用于第101（35A）條[13]所定義的“知識產權”，具體而言，知識產權是指： （A）商業秘密； （B）受第35編保護的發明、工藝、設計、或植物； （C）專利申請； （D）植物品種； （E）受第17編保護的作者作品； （F）或受第17編第9章保護的面具作品。 值得注意的是，該條并未將“商標”納入受第365（n）條保護的“知識產權”范圍中。但是在In re Crumbs Bake Shop, Inc.案件[14]以及Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC案件[15]中，法院均為商標被許可方提供了第365(n)條下的保護，認為其有權繼續使用商標。在Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC一案中，美國最高院雖然并未直接將商標納入第365（n）條的保護范圍，但其通過援引第365（g）條，認為在破產程序中拒絕履行合同與在非破產法領域拒絕履行合同一樣，均不能撤銷先前授予的權利。故許可方拒絕履行商標許可協議并不能終止被許可方繼續使用該商標。[16]并且法院認為法律允許某些合同中被許可方能夠在許可方拒絕履行合同后依舊保留許可權利，并不意味著在其他合同中被許可方就只能失去其許可權利。[17]所以，從實踐出發，盡管美國破產法中的知識產權定義并不包含商標，在涉及商標的License-in協議中，被許可方也可以嘗試將適用第365條寫入許可協議，以期最大化地維護己方利益。 （二）美國以外的知識產權 根據上述第101（35A）條對“知識產權”的定義，外國專利和版權的被許可方可能無法被第365（n）條所保護。關于專利，美國破產法對知識產權的定義涵蓋了受非破產法保護的任何“專利申請”以及“受第35編保護的發明、工藝、設計、或植物”。從表述上看較難判斷這一定義是指事實上受第35編保護的財產（即在美國頒發的專利），還是可以指受第35編保護的“發明、過程、設計或植物”。法院至今并未明確這一點；然而，雖然立法歷史上沒有明確排除外國專利的意圖，但大多數涉及該問題的法院似乎都認為外國專利不受第365（n）條的保護，盡管第365（n）條的立法意圖是實現美國企業知識產權許可的穩定，而外國破產法也能夠適用該條款顯然更符合該意圖的實現。
四、實務建議
綜合上述美國破產法典第365（n）條的一般法律框架以及其對License-in協議的影響，在起草涉及美國知識產權的License-in協議時被許可方應特別注意以下幾點，以確保被許可方在許可方申請破產時可以根據美國破產法典第365（n）條減輕任何隨之而來的和潛在的不利經濟干擾。 （一）在License-in協議中寫明適用第365（n）條 明確使許可協議受到第365（n）條的約束是被許可方可以采取的最簡單的彌補許可方破產帶來的損害的措施。雖然該等明確適用可能并不具有決定性，而是會受到第365（n）條本身適用范圍的限制。但如果出現各方對有關許可是否實際上受到第365（n）條的管轄存在爭議，協議中有明確適用的條款可能是有說服力的證據。 （二）在License-in協議中明確續期條件及權利 如上所述，第365（n）條的保護僅限于在合同約定的期限內。因此，合同必須詳細說明被許可方更新或延長許可的權利，使得被許可方至少在可預見的時間范圍內都有權使用被許可的知識產權。 （三）在License-in協議中明確許可費用的組成 被許可方應確保許可協議分別明確適用于許可方授予知識產權許可和提供其他輔助服務（例如咨詢服務、開發服務或其他服務）的費用。鑒于在許可方拒絕履行許可協議的情況下，被許可方保留繼續使用許可的權利以支付合同中的許可使用費為代價，所以如果因許可本身產生的費用與與其他輔助服務的費用之間沒有明確，被許可方可能會被要求支付所有的費用，即便其并未享受、也將無法享受該等輔助性的服務。 （四）向被許可方提供知識產權的所有改進和升級的權利 盡管第365（n）條免除了許可方在拒絕履行待履行協議后向被許可方提供技術的任何改進或發展的義務，但是美國破產法并不禁止當事人以合同的方式約定不同的條款和條件，只要該等約定得到公平對價的支持，包括被許可方的相應付款義務。法院可能對該等條款的可執行性持有不同意見，但是被許可方不得對該等條款作出任何讓步。 （五）其他保護被許可方利益的手段 1、在License-in協議中寫明違約金條款，根據第365（n）條的約定，在許可方拒絕履行的情況下，被許可方可以接受這種拒絕并向其索賠。在此情況下，違約金條款在最終彌補被許可方損失的同時，一定程度上也可以起到事先對于許可方做出拒絕履行的選擇進行限制的效果。 2、在許可協議中要求許可方將被許可的知識產權轉讓給一個破產隔離實體。事實上，這種安排在融資方面很常見，也可以在破產領域內使用。 3、如果被許可方在談判中處于比較強勢的地位的話，其還可以要求獲得被許可知識產權的有形載體（例如，源代碼）。
注釋 [1] 11 U.S.C. at § 365(a): Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsections (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court’s approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor. [2] 為免疑義，本文僅討論在許可方破產的情況下，美國破產法對被許可方的影響。即文中所提到的破產企業、債務人均指許可方。同時，根據《美國破產法》第1107(a)條，在破產程序中管理人或自行管理的債務人擁有同樣的權利和義務，故本文在提及債務人時并不僅指破產企業、被許可方本身，而是包括其管理人（如有）。 [3] 11 U.S.C. at § 365(n)(1) [4] 11 U.S.C. at § 365(n)(1)(B) [5] Mission Prod. Holdings, Inc. v. Schleicher & Stebbins Hotels, L.L.C. (In re Old Cold, LLC) [6] 11 U.S.C. at § 365(n)(2)(B). [7] In re Prize Frize, Inc., 32 F.3d 426, (9th Cir. 1994). [8] See Szombathy v. Controlled Shredders, Inc., No. 97 C 481, 1997 WL 189314, at *3 (N.D. Ill. Apr. 14, 1997) [9] In re EI International, 123 B.R.64, 67(Bankr. D. Idaho 1991). [10] 11 U.S.C. at § 365(n)(2)(C). [11] 11 U.S.C. at § 365(n)(4)(A). [12] 11 U.S.C. at § 502(g): A claim arising from the rejection, under section 365 of this title or under a plan under chapter 9, 11, 12, or 13 of this title, of an executory contract or unexpired lease of the debtor that has not been assumed shall be determined, and shall be allowed under subsection (a), (b), or (c) of this section or disallowed under subsection (d) or (e) of this section, the same as if such claim had arisen before the date of the filing of the petition. [13] 11 U.S.C. at § 101(35A)：The term “intellectual property” means—(A) trade secret;(B) invention, process, design, or plant protected under title 35;(C) patent application;(D) plant variety;(E) work of authorship protected under title 17; or(F) mask work protected under chapter 9 of title 17;to the extent protected by applicable nonbankruptcy law. [14] In re Crumbs Bake Shop, Inc., 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014). [15] Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012). [16] Mission Product Holdings Inc. v. Tempnology LLC,587 U.S. (2019): Because rejection 'constitutes a breach,' §365(g), the same consequences follow in bankruptcy. The debtor can stop performing its remaining obligations under the agreement. But the debtor cannot rescind the license already conveyed. So the licensee can continue to do whatever the license authorizes. [17] See, Mission (Products) Accomplished: Trademark License Not Rescinded Upon Rejection in Bankruptcy, at Holland & Knight Alert, 2019.
