淺議中美專利法差異（二）——關于專利適格性的比較
作者：齊寶鑫 池振華 2020-02-27在上一篇文章《淺議中美專利法差異 （一） ——由中美貿易戰引發的思考》中，作者主要討論了中美兩國關于專利侵權賠償和專利權保護方式的異同，在本文中，作者將進一步對中美專利法關于專利適格性，即兩國法律對于何種發明創造能被授予專利的規定進行介紹。
一、 美國專利法中關于專利適格性的規定 1.成文法關于專利適格性的原則性規定 美國專利法中關于專利適格性的規定主要體現在美國專利法第101條： “任何人發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、產品、組合物，或其任何新穎而實用的改進，只要符合本法規定的條件和要求，就可以獲得專利?！?/p> （35 U.S.C. 101 Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.） 2.判例法對于專利適格標準的調整 根據上述規定，美國可被授予專利權的發明創造包括四種類型：方法、機器、產品和組合物。另外，根據美國長期以來的司法判例，自然規律（laws of nature），自然現象（natural phenomenon）和抽象思想（abstract ideas）是適格專利的例外。 美國聯邦法院在2005年之后，基于對科技工具、公共政策和應對專利流氓的考量，將之前通?？勺鳛槭跈嘀黝}的商業方法、疾病診斷/檢測方法和分離的基因片段等極大排除在可授權主題的范圍之內[1]，近幾年來，美國聯邦最高法院對于Bilski, Mayo, Myriad 和Alice案的判決，對專利適格性的法律規定產生了重大影響并引發了大量的公眾討論[2]。下面我們將對上述四個判例做一下簡要介紹： 1.Bilski 案[3] 美國聯邦最高法院于2010年做出Bilski案的判決，在分析專利的適格性時，最高法院闡述了U.S.C§101規定的四種獨立的發明類別（方法、機器、產品或組合物），也重申了司法先例中的三項例外。在該案中，聯邦最高法院否認了聯邦上訴巡回法院于1998年在State StreetBank 案中將“機器或轉換測試”（即必須是與一特定機器或裝置搭配在一起，或必須將某一特定對象轉換為另一種不同狀態或東西）作為認定方法是否為適格專利的唯一標準的觀點，認為請求人的方法專利僅僅描述了通過通用的計算機來執行中間結算的概念，不足以將抽象的思想轉換為適格的專利。 2.Mayo 案[4] 在Mayo案中，法院在劃分專利適格性的標準時引入了一個兩步走的判斷方法：第一步：判斷權利要求是否涉及適格專利的例外（即自然規律，自然現象或者抽象思想）；第二步：如果涉及適格專利的例外，則進一步判斷除簡單描述上述的自然關系之外，權利要求中是否有其他元素（additional elements），該其他元素單獨或組合足以把權利要求的性質轉變為適格的專利客體。（whether additional elements considered separately or as anordered combination “transform the nature of the claim”into “a patent-eligible application” of the judicial exception.） 3. Myriad案[5] 隨后的Myraid案涉及的權利要求是針對“一種增加乳腺癌患病風險的可分離DNA以及由RNA中產生的一種合成cDNA（complementary DNA）”授予專利，聯邦最高法院認為“發現基因的位置以及將其與周圍的遺傳物質分開并不能使該基因具有可專利性”。但cDNA因其“與自然界中發現的任何特征明顯不同”而可以成為適格的專利。 4.Alice 案[6] 最后在Alice案中，聯邦最高法院重申了Mayo案中的兩步法，首先法院認為該案中的權利要求類似于一種“及時清算”的抽象思想，在進行第二步的評估時，法院審核了權利要求中的要素，是否這些要素“單獨或者作為一個組合”能夠使權利要求的性質轉換為一個可專利化的專利申請。法院得出的結論是，僅僅通過一般的計算機執行并沒有將抽象思想轉變為適格的專利。 下圖為Mayo和Blisk案中的二步法圖解： （上圖來源：《關于美國專利法第101條可專利性的最新消息》，作者：美國長盛律師事務所 李丹，文章鏈接：https://bbs.mysipo.com/thread-105657-1-1.html ） 由此可見，美國的成文法中對于可授予專利權客體的規定是比較寬松的，而通過判例法對于專利適格性的寬嚴標準予以調整，以適應社會發展的需求，有效發揮了判例法能及時調整適應社會需求之專利制度的優勢。 二.中國關于專利適格性的規定 相比于美國通過成文法+判例法對專利適格的范圍進行調整的做法，中國專利法主要通過對適格專利進行定義+對不適格專利予以排除的方法對可授予專利權的客體進行界定。 1. 對可授予專利權的客體的定義 中國《專利法》第2條規定： “本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。?發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計?！?/p> 2.對不可授予專利權客體的排除 中國專利法通過第5條和第25條的規定對不可授予專利的客體進行了排除。 《專利法》第5條規定： “對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。 對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權?！?/p> 第五條主要將完成方式，內容或專利申請方式損害國家利益或公共秩序的發明創造排除在專利權的授予對象之外。 《專利法》第25條規定：對下列各項，不授予專利權： （一）科學發現； （二）智力活動的規則和方法； （三）疾病的診斷和治療方法； （四）動物和植物品種； （五）用原子核變換方法獲得的物質； （六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。 對前款第（四）項所列產品的生產方法，可以依照本法規定授予專利權。 對于第(一)項，科學發現是指揭示自然界中已然存在的客觀現象和規律，它沒有提出解決技術問題的技術方案，因此本身就不能獲得專利授權。 對于第(二)項，智力活動的規則和方法，由于其沒有利用自然規律提出新的技術方案，因此不是專利法意義上的發明創造。 對于第(三)項，疾病的診斷和治療方法不授予專利權，是出于我國出于國情考慮和政策衡量。 對于第(四)項，將動植物品種排除在外，一方面是出于對動物的人文關懷，另一方面，也是由于我國的生物技術相較發達國家比較落后，這樣做可以防止發達國家對新型動植物新品種的使用形成壟斷。 對于第(五)項，將原子核變換方法所獲得的物質排除是由于其關系到國家利益，若是私人制造出相應的物質能夠通過專利權對該技術形成壟斷，則會對國家造成威脅。 對于第(六)項，排除平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，是因為該項可以作為商標注冊從而獲得《商標法》和《反不正當競爭法》來規制。 由以上分析可以看出，目前中美兩國關于專利適格性的規定可總結為：美國在成文法中對可授予專利權的范圍做出了較為寬泛的規定，后又通過判例法對專利適格性的標準予以調整，確立了“兩步法”的適格性評判標準；而我國主要采取成文法中定義加排除的方法來調整專利權的授權范圍。造成中美兩國這種差異的主要原因除了兩國分屬不同的法系之外，還與兩國的公共政策和社會需求不同有關。兩國都有必要對專利適格性的要求進行全面審視，以適應國內對于專利制度的發展需要。 參考文獻： [1]李新芝，秦海鷗《美國專利適格性審查標準探析》，[J]《知識產權》,2016年第6期，p116-122 [2]Patent eligible subject matter：Report on views and recommendations from the public by USPTO p7 [3]Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). [4]Mayo Collaborative Servs.v. Prometheus Labs., Inc., _U.S._, 132 S. Ct. 1289 (2012) [5]Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., _U.S._, 133 S.Ct. 2107 (2013) [6]Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, _U.S._, 134 S. Ct. 2347 (2014)
