知識產權侵權案件約定賠償的司法適用
作者：周艷 包晶晶 2023-10-12近年來，知識產權侵權約定賠償案件層出不窮，司法適用方面尚存爭議。和解協議/調解協議中的約定賠償不僅事關當事人的切身利益，也影響到法院對損失填平原則和懲罰性賠償原則的衡量和適用，更體現了我國知識產權的保護力度。因此，明確約定賠償的性質、規范其司法適用、處理約定賠償和懲罰性賠償的關系，有利于解決司法實務中的困境。本文通過10個司法案例對此進行介紹。
【關鍵詞】 知識產權侵權 約定賠償 懲罰性賠償
一、知識產權侵權約定賠償的性質
知識產權侵權糾紛案件中，侵權人往往以違反和解協議/調解協議的約定應適用合同法為由，抗辯不應當按照協議約定的賠償數額進行判賠。關于約定賠償究竟屬于違約責任還是侵權責任，理論界和實務界眾說紛紜。明確約定賠償的性質，關系到其司法適用以及法院能否依照和解協議/調解協議的約定進行判賠。下述三個案例將約定賠償定性為侵權責任，這也是目前對于該問題的主流觀點，且均為最高院觀點。
案例1：（2013）民提字第116號——中山市隆成日用制品有限公司與湖北童霸兒童用品有限公司侵害實用新型專利權糾紛案
【案例結論】 最高人民法院認為，本案中童霸公司應承擔的民事責任，不屬于侵權責任與違約責任競合之情形。……就調解協議的內容來看，該協議并非隆成公司與童霸公司之間的基礎交易合同，而是對侵權行為發生后如何承擔侵權賠償責任（包括計算方法和數額）的約定……系侵權責任……即使沒有調解協議，童霸公司基于法律規定也同樣負有不侵權的義務。當事人雙方將童霸公司將來侵權行為發生后的具體賠償方法和數額寫進調解協議，只是為了便于進一步約定當童霸公司再次侵權時其侵權責任應如何承擔。
《中華人民共和國侵權責任法》以及《中華人民共和國專利法》等法律，并未禁止被侵權人與侵權人就侵權責任的方式、侵權賠償數額等預先作出約定，這種約定的法律屬性，可認定為雙方就未來發生侵權時權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益，預先達成的一種簡便的計算和確定方法。本院認為，基于舉證困難、訴訟耗時費力不經濟等因素的考慮，雙方當事人在私法自治的范疇內完全可以對侵權賠償數額作出約定，這種約定既包括侵權行為發生后的事后約定，也包括侵權行為發生前的事先約定。因此，本案適用調解協議中雙方約定的賠償數額確定方法，與專利法第六十五條的有關規定并不沖突……綜上，本案可以適用隆成公司與童霸公司在調解協議中約定的賠償數額確定方法。
案例2：（2021）最高法知民終466號——深圳市金谷美香實業有限公司、合肥皖豐種子有限責任公司侵害植物新品種權糾紛案
【案例結論】 最高人民法院認為，本案中，金谷美香公司與皖豐公司于2019年在安徽省和縣××隊的調解與見證下簽訂的調解協議明確約定，皖豐公司不得再以任何方式銷售金谷美香公司品種權種子“黃**占”，如違反約定，皖豐公司給予不低于100萬元的經濟賠償。該調解協議系雙方自愿達成，其內容僅涉及私權處分，不涉及社會公共利益、第三人利益，也不存在法律規定的其他無效情形。……將皖豐公司將來侵權行為發生后的具體賠償方法和數額寫進調解協議，只是雙方為了便于細化皖豐公司再次侵權時侵權責任的具體承擔，該約定是就未來發生侵權時權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益，預先達成的一種簡便的計算和確定方法，法律并未禁止被侵權人與侵權人就侵權責任的方式、侵權賠償數額等預先作出約定；而且基于舉證困難、訴訟成本等因素的考慮，應當允許當事人在私法自治的范疇內對侵權賠償數額作出約定，這種約定既包括侵權行為發生后的事后約定，也包括侵權行為發生前的事先約定。由此可見，本案適用調解協議中雙方約定的賠償數額的確定方法，與種子法第七十三條的有關規定并不沖突。……因此，對金谷美香公司請求參照調解協議判令皖豐公司承擔100萬元的經濟損失的主張，本院予以支持。
案例3：（2020）最高法知民終1010號——鄭州大木林電子科技有限公司、肇慶市衡藝實業有限公司侵害發明專利權糾紛案
【案例結論】 最高人民法院認為，本案系侵害發明專利權糾紛，適用專利法及其相關規定，原審判決援引的亦是專利法的有關規定確定侵權責任。侵權責任是指侵犯他人的人身財產或者知識產權，依法應當承擔的民事責任。而違約責任是當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定而依法應當承擔的民事責任。從承諾書的內容看，承諾書系木木林公司就其未來再次侵權時作出的賠償數額的約定，不是對侵權行為發生之后當事人就違反不得再次侵權約定如何承擔違約責任所作的約定，故該承諾書并非雙方當事人之間的合同，對應的責任是侵權責任，而非違約責任。即使沒有該承諾書，大木林公司若侵權，同樣應承擔侵權責任。大木林公司以本案不是合同侵權，不能依據承諾書認定賠償數額的主張，不能成立，本院不予支持。
小結：在不涉及社會公共利益、第三人利益，也不存在法律規定的其他無效情形下，應當允許當事人在私法自治的范疇內對侵權賠償數額作出約定，這種約定既包括侵權行為發生后的事后約定，也包括侵權行為發生前的事先約定。雖然和解協議/調解協議中可能會存在“違約金”等合同條款的表述，但當事人約定侵權賠償數額或者賠償計算方式并非設立違約責任的意思表示，而是對本次侵權行為或將來再次發生侵權行為如何承擔侵權賠償責任的約定，故約定賠償就其性質而言，不屬于違約責任，而是侵權責任。
二、知識產權侵權約定賠償的司法適用
（一）知識產權侵權約定賠償的法律規定
我國現行著作權法、商標法、專利法僅規定了權利人因被侵權所受到的損失、侵權人因侵權所獲得的利益或違法所得、許可使用費的倍數、法定賠償等四種侵權損害賠償的計算方式，未明確規定約定賠償，而著作權、專利權司法解釋均明確了約定賠償這一賠償方式，為當事人通過約定途徑維權提供了法律依據。
最高人民法院《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十五條第三款規定，雙方當事人基于權利人的實際損失或者侵權人的違法所得，就賠償數額達成協議的，法院應當準許。
最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十八條規定，權利人、侵權人依法約定專利侵權的賠償數額或者賠償計算方法，并在專利侵權訴訟中主張依據該約定確定賠償數額的，人民法院應予支持。
（二）約定賠償的適用以滿足侵權損害賠償責任構成要件為前提
案例4：（2020）粵民終797號——陳沐敏、汕頭市澄海區多佳星玩具廠侵害外觀設計專利權糾紛案
【案例結論】 廣東省高級人民法院認為，多佳星玩具廠與三寶公司簽訂和解協議約定，如果多佳星玩具廠在簽訂該協議后繼續生產、銷售侵犯三寶公司權利的產品，多佳星玩具廠需向三寶公司賠償100萬元，但該和解協議所涉權利約定不明確，并不能認定是對涉案專利侵權賠償的約定，因此，三寶公司主張按照該和解協議確定陳沐敏、多佳星玩具廠賠償其1000000元，一審法院不予支持。
結論：由于約定賠償的性質屬于侵權責任，故其適用應當以符合侵權損害賠償責任構成要件為前提，而非依照合同違約責任構成要件進行審查。例如，在專利侵權糾紛中能否適用約定賠償，首先應審查權利主體和權利有效性；其次判斷被控侵權產品是否構成侵權，即被控侵權產品的技術方案或外觀設計是否落入涉案專利的保護范圍；再次還要對侵權人提出的現有技術（或現有設計）抗辯、權利用盡抗辯、先用權抗辯、合法來源抗辯進行認定；最后還需要判斷侵權人是否需要承擔損害賠償責任。上述案例警示我們，和解協議/調解協議中一定要盡可能地明確特定的侵權情形、特定的被控侵權產品等條件，若忽略侵權賠償責任承擔范圍等限定因素，將面臨于己不利的法律后果。
三、知識產權侵權約定賠償適用的特殊情形
司法實踐中，存在當事人主張以約定賠償為計算基數適用懲罰性賠償、約定賠償數額高于或低于實際損失或侵權獲利數額等特殊情形，法院如何判賠？
1.權利人能否主張以約定賠償為計算基數適用懲罰性賠償？
案例5：（2021）浙0282民初6314號——無錫小天鵝電器有限公司、鄧州小天鵝三金工貿有限公司等不正當競爭糾紛案
【案例結論】 至于具體的損失賠償金額，原告以兩被告均系重復侵權，在海曙區人民法院判決后又多次被發現侵權，要求參照家家樂公司與無錫小天鵝股份有限公司關于再次侵權賠償20萬元約定，根據發現侵權產品的次數主張4倍的懲罰性賠償……另懲罰性賠償數額以被侵權人因侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、權利許可使用費為基數，本案中，原告未提供證據證明其因不正當競爭行為受到的實際損失，侵權人所獲得的利益，權利許可使用費的金額，本院亦無法根據現有證據推算被訴侵權產品的銷售數量等信息，無法適用懲罰性賠償。
案例6：（2022）最高法知民終871號——金民海、鄭東新區白沙鎮百佳五金機電勞保建材經營部等侵害發明專利權糾紛案
【案例結論】 由百佳經營部承擔懲罰性賠償責任具有事實根據。在本案之前，金民海曾因百佳經營部銷售被訴侵權產品向原審法院提起專利侵權訴訟，后雙方達成《和解協議》，百佳經營部承諾停止侵權并賠償經濟損失及合理費用共計3萬元。百佳經營部在經歷前案訴訟后，已明知金民海系涉案專利權人，也明知其銷售被訴侵權產品侵害涉案專利權，但在前案中作出停止侵權承諾并支付賠償款后，仍然再次銷售被訴侵權產品，具有侵權的故意，構成重復侵權，屬于懲罰性賠償司法解釋第四條規定的“其他可以認定為情節嚴重的情形”。
本案中，雖然各方當事人均未舉證證明權利人因被侵權的實際損失、侵權人侵權獲利或可供參考的專利許可使用費等，但是考慮到本案百佳經營部在前案達成和解協議后不到兩個月內即發生再次侵權行為，侵權持續時間較短，侵權獲利有限，以及涉案專利于2021年8月10日到期，本案為批量維權性質等因素，本院酌情以前案《和解協議》約定賠償數額為計算基數，確定由百佳經營部承擔懲罰性賠償責任，賠償金民海經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共計6萬元。原審法院未判決由百佳經營部承擔懲罰性賠償責任，酌定的賠償數額過低，本院予以糾正。
案例7：（2020）最高法知民終1010號——鄭州大木林電子科技有限公司、肇慶市衡藝實業有限公司侵害發明專利權糾紛案
【案例結論】 原審法院認為，衡藝公司未提供證據證明因大木林公司侵權所受到的損失數額或者侵權人銷售被訴侵權產品的具體數量、銷售時間跨度、因侵權所獲得的利益數額。因此，本案的賠償數額，依照法定賠償數額予以確定。從大木林公司給衡藝公司出具的承諾書可知，大木林公司曾侵犯衡藝公司涉案專利權，衡藝公司同意和解后，大木林公司再次實施侵犯衡藝公司涉案專利的行為，主觀上系明知，屬于重復侵權、惡意侵權……且大木林公司的注冊資本高、公司規模大、經營范圍廣，其侵權行為的損害范圍廣、影響范圍大。綜合來看，大木林公司的侵權行為情節嚴重、后果嚴重。綜上，本案的賠償數額應當在法定賠償范圍內適用懲罰性賠償。
二審法院認為，本案中，大木林公司的承諾書系自愿達成，其內容僅涉及私權處分，不涉及社會公共利益、第三人利益，也不存在法律規定的其他無效情形，屬于合法有效的約定。大木林公司再次侵權使得雙方的約定賠償條件成就。依上述司法解釋規定，原審中衡藝公司據此提出50萬元的賠償數額，于法有據，本院予以支持。原審法院關于適用法定賠償的認定有誤，本院予以糾正。
結論：案例5中，法院不支持將約定賠償作為懲罰性賠償的計算基數；案例6中，最高院支持將約定賠償作為懲罰性賠償的計算基數；案例7中，最高院雖然糾正了一審法院在法定賠償范圍內適用懲罰性賠償的錯誤觀點，認為應當適用約定賠償，但并未對是否應將約定賠償作為懲罰性賠償的計算基數作出明確回應。可見，目前司法實踐對于是否能夠以約定賠償作為懲罰性賠償數額的計算基數尚存爭議。
此外，現有法律規定對此問題也沒有予以明確。《懲罰性賠償司法解釋》第5條僅明確可以侵權人侵權獲利、侵權人違法所得、權利人實際損失、權利許可使用費倍數作為懲罰性賠償的計算基數，并不包括約定賠償。雖然北京市高級人民法院于2022年4月25日出臺的《關于侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償審理指南》中第3.20和3.21條首次明確規定了約定賠償可以適用于懲罰性賠償，但該指南僅為參考性文件，不能作為法律適用依據。綜上，關于權利人能否主張以約定賠償為計算基數適用懲罰性賠償，法律沒有明確規定，司法實踐中也沒有統一標準，有待理論和實踐進一步探索。
筆者以為，知識產權懲罰性賠償司法適用的困境之一在于計算基數難以確定，而約定賠償是當事人就侵權賠償數額或者賠償計算方式達成的合意，如果以此作為懲罰性賠償的計算基數具有適用上的合理性，一定程度上可以緩解目前的困境，而且相較于單獨適用約定賠償，若以約定賠償為基數，再施以倍數來確定懲罰性賠償的數額，懲罰力度會更大，也更能發揮對于侵權人的震懾作用。當然如果侵權人能夠舉證證明約定賠償數額不合理或已具備懲罰性因素，則由法院裁量。
2.權利人主張依據約定賠償判賠，侵權人能否抗辯依據侵權獲利判賠？
案例8：（2020）京0491民初2853號——萬達兒童文化發展有限公司與北京淘淘智匯文化傳媒有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案
【案例結論】 北京互聯網法院認為，對于被告主張其能證明侵權獲利的情況，應優先適用該方法計算賠償數額的意見。本院認為，雖然著作權法對賠償計算方法有明確規定，要求按照權利人的實際損失、侵權人的獲利、許可使用費、法定賠償的順序依次適用。但這并不妨礙當事人可以依據協商一致的其他合理方式提出具體的損害賠償計算方法。也就是說，雙方協商一致約定了損害賠償計算方法的，可以不按照上述法定順序適用賠償計算方法……綜上，被告應按照調解協議的約定賠償原告損失。
結論：上述案例表明，即便法律明確規定了損害賠償計算方式的適用順序，但若當事人已協商一致約定了其他賠償計算方式，且無明顯不合理，則應當按照約定賠償數額判賠。當事人對再次侵權行為約定賠償數額的本質在于對侵權責任如何承擔作出約定，其目的在于阻遏重復侵權、惡意侵權行為。按照約定數額判賠符合補償與懲罰并重的法律精神，有利于加大知識產權保護力度和維護誠信營商環境。
3.當事人能否以約定賠償數額比實際損失或侵權獲利過低或過高為由，申請法院調整？
案例9：（2019）粵民終3211號——廣州市時刻美表業有限公司、廣州欣時表業有限公司、曾玉泉與卡西歐計算機株式會社、深圳市博之輪商貿有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案
【案例結論】 廣東省高級人民法院認為，根據該條規定，當事人應當“依法約定”。該條仍涉及合同法的適用，當事人間的賠償約定應符合合同法有關效力問題的規定，否則不屬于該條所稱的“依法約定”。一旦上述約定符合合同法等法律的規定，就成為當事人確定賠償數額的依據，當事人不得以約定數額比實際損失或獲利過高或過低為由主張約定無效。約定是平等市場主體自愿達成的合意，對于雙方當事人而言，依據該約定確定賠償數額的主張機會應當是均等的，即如果侵權人主張依據約定確定賠償數額，權利人同理不能以約定數額明顯低于侵權人獲利為由主張不依約定確定賠償數額，除非權利人證明該約定不符合法律規定。
案例10：（2021）最高法知民終425號——中山市強靜照明電器有限公司、比肯燈飾國際有限公司侵害發明專利權糾紛案
【案例結論】 本案中，根據已查明的事實，2017年11月18日，比肯公司與強靜公司簽訂《協議書》，明確約定了強靜公司如違反停止侵權承諾，無條件一次性向比肯公司賠償200000元。經審查，上述協議是雙方當事人真實意思表示，不違反法律法規強制性規定，合法有效。比肯公司、強靜公司均受該《協議書》約束。強靜公司確認其本案被訴侵權行為違反了上述協議約定。在此情形下，原審法院依據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十八條關于“約定賠償”的相關規定，認定強靜公司對其本案被訴侵權行為承擔200000元賠償責任，合法適當，本院予以確認。強靜公司雖上訴稱其經營不善、獲利較低，請求將賠償數額變更為50000元，但其上述主張不能對抗雙方當事人自愿達成的約定賠償協議，不能成立，本院不予支持。
結論：在上述案例9中，當事人協議約定，“侵權人侵害專利權，應至少賠償權利人50萬元，如權利人的損失大于此賠償金額的，權利人有權另行追究”。一審法院將權利人主張的侵權獲利作為損害賠償計算依據，全額支持了權利人的訴請；而二審法院認為權利人主張的侵權獲利數額明顯缺乏事實依據，無法直接推定權利人的損失大于50萬元，因而協議約定“另行追究”的條件不成就，權利人不能根據協議獲得超過50萬元的賠償。最終二審法院根據協議約定改判侵權人承擔50萬元的賠償責任。而案例10中，侵權人雖抗辯侵權獲利低于約定賠償，但法院最終還是按照協議約定進行判賠。
兩案表明，權利人和侵權人均不得以約定數額比實際損失或獲利過高或過低為由主張約定無效。如果權利人主張依據實際損失或侵權獲利判賠，而該數額又遠高于約定賠償額，且不能充分證明計算方式的合理性，將面臨敗訴的風險。實際上，當事人對再次侵權行為事先約定賠償數額，往往不能準確預估后續侵權所導致的損失，故其目的通常不在于損失填平，而在于以較高的侵權賠償數額阻遏再次侵權的發生。約定賠償兼具補償與懲罰的雙重功能，甚至更偏重于懲罰性。所以，即便是約定賠償數額高于或低于實際損失或侵權獲利，按約定賠償數額判賠更能體現公平正義。
四、小結
約定賠償是一把雙刃劍，當事人均需謹慎對待。那么，實務中如何約定賠償才能更好地維護當事人利益？
第一，細化責任承擔條件，包括責任承擔方（包括但不限于協議簽訂當事人）、權利人知識產權權利、特定的侵權行為和侵權商品/產品，避免“一攬子約定”造成不被法院支持的風險。
第二，權利人應慎重確定賠償金額和賠償計算方式，避免出現約定金額過高或過低的情形，在后續的訴訟中若侵權方主張按照約定金額承擔賠償責任，權利人關于超出約定金額部分就很難獲得支持。侵權人也應慎重，一旦違背約定重復侵權，將不能以其實際侵權獲利很低為由請求調整賠償數額或依據約定賠償判賠。
第三，慎重約定賠償金額適用的侵權情形，避免因約定不明造成對權利人不利的后果。例如，明確侵權人的具體侵權行為、賠償數額是否包括合理開支、是否包括懲罰性賠償因素、侵權人是否對超出約定賠償金額部分承擔侵權責任等。
