錦天城代理的公司技術(shù)型的股東與他人公司再次技術(shù)合作不構(gòu)成技術(shù)秘密侵權(quán)一案獲最高院判決支持
2025-01-135840錦天城合伙人張志瀚、陳桂發(fā)律師以及律師何佳蔚共同代理的某達(dá)公司訴甲某、某越公司侵害商業(yè)技術(shù)秘密糾紛案中的被告甲某、某越公司，該案獲最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭二審裁判支持，駁回某達(dá)公司的訴訟請求。
案情簡介：
2014年甲某和乙某共同歸國合資創(chuàng)立某達(dá)公司，各持股50%，均為貨幣出資。甲某將其研發(fā)的某熱塑管材配方運(yùn)用到某達(dá)公司產(chǎn)品熱塑管材產(chǎn)品的制造、生產(chǎn)中。該產(chǎn)品可在城市地下管道破裂或滲漏水時(shí)的場景下，在無需開挖的模式下對地下管道進(jìn)行修復(fù)。因2018年乙某通過仿冒簽字方式將甲某持有的某達(dá)公司股權(quán)轉(zhuǎn)移至其名下，被發(fā)現(xiàn)后，雙方遂起矛盾并通過訴訟，至2020年方恢復(fù)登記至甲某名下。乙某另行創(chuàng)立某達(dá)二公司，并將人員和技術(shù)轉(zhuǎn)移至該公司，繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營熱塑管材產(chǎn)品。而甲某則另行與某越公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議，合作研發(fā)新型熱塑管材產(chǎn)品。2022年，乙某以原告某達(dá)公司名義起訴被告甲某、某越公司配方技術(shù)秘密侵權(quán)索賠1000萬元。
（因案件具有保密性，本人當(dāng)事人名稱均為化名）
裁判觀點(diǎn)：
最高院認(rèn)為，審理侵害技術(shù)秘密糾紛案件，一般應(yīng)當(dāng)依次重點(diǎn)審理標(biāo)的、行為、責(zé)任三個(gè)層面的問題。對于標(biāo)的問題主要審查技術(shù)信息的客體、載體、范圍及權(quán)屬，并且還應(yīng)當(dāng)審查該技術(shù)信息是否符合秘密性、價(jià)值性、保密性三個(gè)法定條件。對于行為問題，主要結(jié)合權(quán)利人的訴訟主張以及在案證據(jù)，認(rèn)定被訴侵權(quán)人是否存在反不正當(dāng)競爭法第九條規(guī)定的侵權(quán)行為樣態(tài)，在確定侵權(quán)行為樣態(tài)的同時(shí)進(jìn)行技術(shù)信息的同一性比對。最后，在侵權(quán)成立的情況下，認(rèn)定被訴侵權(quán)人承擔(dān)的民事責(zé)任。
關(guān)于非公知性問題。
是指被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)有關(guān)信息不為其所屬領(lǐng)域的相關(guān)人員普遍知悉和容易獲得。某達(dá)公司既可以將配方作為技術(shù)秘密整體予以保護(hù)，也可以具體主張其中部分化合物成分以及組分區(qū)間作為其技術(shù)秘密。本案中，某達(dá)公司提供了初步證據(jù)證明案涉配方所記載的組分并未被現(xiàn)有技術(shù)公開，甲某作為本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員亦認(rèn)可了該配方中部分化合物成分并非行業(yè)內(nèi)所知悉。雖然某達(dá)公司提供了自行委托檢測機(jī)構(gòu)做出的《分析報(bào)告》表明該類產(chǎn)品的化合物成分及質(zhì)量比重可通過檢測得出，但該分析檢測需要特定技術(shù)手段而不能簡單通過觀察產(chǎn)品得出，特別是該檢測結(jié)果也僅能得出某達(dá)公司產(chǎn)品使用的特定的化合物成分及組分含量，并未完全公開案涉配方所涉及的組分區(qū)間。故在案證據(jù)可以證明涉案配方所承載的技術(shù)信息符合“不為公眾所知悉”的要件。
關(guān)于保密性問題
保密措施一般是指在被訴侵權(quán)行為發(fā)生以前，權(quán)利人所采取的與其商業(yè)價(jià)值等具體情況相適應(yīng)的合理保護(hù)措施，通常應(yīng)當(dāng)根據(jù)商業(yè)秘密及其載體的性質(zhì)、商業(yè)秘密的商業(yè)價(jià)值、保密措施的可識(shí)別程度、保密措施與商業(yè)秘密的對應(yīng)程度以及權(quán)利人的保密意愿等因素，認(rèn)定權(quán)利人是否采取了相應(yīng)保密措施。
第一，某達(dá)公司未提供證據(jù)證明在被訴侵權(quán)行為發(fā)生前，該公司為防止信息泄漏制定了相關(guān)保密制度或與員工簽訂了保密協(xié)議。即便其與客戶簽訂的協(xié)議中包含了保密條款，也不能據(jù)此當(dāng)然認(rèn)為公司股東、員工負(fù)有保密義務(wù)。
第二，本院亦注意到在暢達(dá)公司經(jīng)營期間，乙某另行成立與某達(dá)公司業(yè)務(wù)存在競爭關(guān)系的某達(dá)二公司，且甲某的股份被仿冒簽名轉(zhuǎn)移至乙某名下。在案證據(jù)以及證人證言亦表明，某達(dá)公司部分技術(shù)人員入職某達(dá)二公司，某達(dá)二公司亦使用某達(dá)公司的配方等技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營。因此，即便本案中認(rèn)定某達(dá)公司系案涉技術(shù)秘密的權(quán)利人，技術(shù)人員和配方流入某達(dá)二公司的事實(shí)也表明，某達(dá)公司在股東之間發(fā)生糾紛后對于案涉技術(shù)秘密并未采取保密措施，可能導(dǎo)致案涉技術(shù)秘密已不符合商業(yè)秘密的法定要件。
關(guān)于權(quán)屬問題
本案中案涉技術(shù)秘密的權(quán)屬存疑。本案的特殊之處在于，在案證據(jù)亦表明甲某在非開挖管道修復(fù)領(lǐng)域具有較高的專業(yè)水準(zhǔn)，參與了相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草，因此在案證據(jù)可以證明甲某是暢達(dá)公司重要的技術(shù)來源這一事實(shí)具有高度的可能性。甲某系暢達(dá)公司持股高達(dá)50%的股東和創(chuàng)始人之一，但甲某并沒有以技術(shù)秘密向某達(dá)公司出資;甲某同時(shí)擔(dān)任暢達(dá)公司監(jiān)事之職，而甲某并未與暢達(dá)公司簽訂勞動(dòng)合同和保密協(xié)議。甲某在參與投資設(shè)立某達(dá)公司之前已經(jīng)長期從事案涉技術(shù)秘密所屬領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)工作，而某達(dá)公司也沒有提供有效證據(jù)證明其組織研發(fā)案涉技術(shù)秘密的情況。技術(shù)秘密本身具有相對性，客觀上可能存在多個(gè)主體同時(shí)合法持有相同技術(shù)秘密的可能，不排除案涉技術(shù)秘密原本為甲某所持有但甲某提供給某達(dá)公司使用的可能，甚至有較大可能甲某就是案涉技術(shù)秘密的原始研發(fā)人與合法持有人。因此，暢達(dá)公司需要進(jìn)一步證明其主張的技術(shù)秘密并非主要來源于甲某或者甲某主要利用了該公司的物質(zhì)技術(shù)條件。但是，本案中，某達(dá)公司并未提供充分的證據(jù)予以證明。綜上，某達(dá)公司提供的證據(jù)尚不足以證明其系所稱的技術(shù)秘密的唯一合法權(quán)利人且甲某同時(shí)被排除合法持有該技術(shù)秘密。
辦案手記
1、商密的權(quán)屬之爭
本案不同于一般的技術(shù)人員跳槽所引起的商密侵權(quán)糾紛，系股東矛盾所衍生的商業(yè)競爭案件。因乙某侵吞其股權(quán)在先，甲某認(rèn)為，涉案熱塑管材配方是其在國外科研期間所研發(fā)的技術(shù)信息，因其與某達(dá)公司內(nèi)除股東身份外，無技術(shù)出資，也無技術(shù)轉(zhuǎn)讓，也從未從某達(dá)公司領(lǐng)取過工資、分紅等，也即有貢獻(xiàn)出配方但未取得對價(jià)，所以其認(rèn)為沒有轉(zhuǎn)移知識(shí)信息的權(quán)屬，其自身有權(quán)選擇跟任何人合作。
基于甲某的陳述，錦天城律師認(rèn)為，雖然本案系侵權(quán)糾紛，但本質(zhì)上是權(quán)屬爭議，如果解決能夠解決權(quán)屬爭議，那么對于本案就無需進(jìn)入商密三性、對比的進(jìn)一步流程。但是技術(shù)屬于知識(shí)信息，和有形物質(zhì)或者登記類型的權(quán)利不一樣，知識(shí)信息的在先性、同一性是案件所需突破的問題。為此，在籌備案件之初，除準(zhǔn)備一般知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的通用要件證據(jù)外，還注意收集和整理甲某是技術(shù)型、專家型的證據(jù)，甚至還咨詢廈門大學(xué)相關(guān)的專家出具專家證言。雖然本案最終最高院亦沒有直接就權(quán)屬問題進(jìn)行裁判，但其高度蓋然性的方式否定了原告方的權(quán)利唯一性和排他性，實(shí)際上權(quán)屬之爭已經(jīng)是進(jìn)入了其心證范疇，并對案件產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響。
本案對類案的啟發(fā)在于，公司技術(shù)型的股東有無權(quán)利基于自身掌握的技術(shù)信息，再與其他公司進(jìn)行技術(shù)合作呢？首先要看有無權(quán)屬約定，如果雙方無約定，那么就要結(jié)合最高院所列舉的間接參考因素，即（1）該股東是否與公司簽訂勞動(dòng)合同、保密協(xié)議；（2）該股東有無與公司簽署任何技術(shù)出資或轉(zhuǎn)讓的協(xié)議從而獲取對價(jià)；（3）該股東在入股之前是否已經(jīng)持有了該項(xiàng)技術(shù)信息；（4）該股東是否利用了公司所提供的物質(zhì)條件所產(chǎn)生的技術(shù)信息；（5）公司和股東之間對技術(shù)是共有狀態(tài)還是單獨(dú)所有。以上亦是商密類技術(shù)信息權(quán)屬爭議時(shí)所需甄別的要件內(nèi)容。
2、商密的三性之爭
商密中的三性是確定權(quán)利是否值得司法保護(hù)的重要依據(jù)。本案中錦天城律師對于價(jià)值性、保密性、非公知性都進(jìn)行了有效駁論。
對價(jià)值性，基于原告提出的配方僅是區(qū)間值，不是固定配比值。我們主張?jiān)撆浞綗o法量化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，因?yàn)槊看瓮读媳壤灰粯?，所制作成型的產(chǎn)品性能必然無法標(biāo)準(zhǔn)化、同一化，故而不具有實(shí)用性。鑒于本點(diǎn)涉及專業(yè)性問題，如果細(xì)究又是個(gè)大工程，可能需專家證人出庭或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)出具結(jié)論。因其系案件支點(diǎn)故而并未進(jìn)行強(qiáng)化。該觀點(diǎn)亦未進(jìn)入最高院考量視野并予以評價(jià)。
對非公知性，實(shí)際上對于二被告來說，是個(gè)矛盾點(diǎn)。甲某從權(quán)利角度希望獲得對非公知性的認(rèn)可，但從訴訟角度否定非公知性更能短平快直接否定原告訴請。我們選擇對于以證據(jù)不足的方式否定商密的非公知性要求，并實(shí)事求是答復(fù)法庭的詢問。最終最高院是認(rèn)定了非公知性。
對保密性，雖然商密案件司法實(shí)務(wù)中對商密的保密性的要求日漸寬松，但本案原告所舉證的保密性措施有明顯的不足，僅以產(chǎn)品對外銷售合同作為立論依據(jù)，一審對其保密性措施予以否定。在二審中，雖然原告加強(qiáng)了保密性的舉證，但錦天城律師通過庭審質(zhì)詢挖掘?qū)Ψ阶C人證言的信息，讓法庭清楚某達(dá)公司的人財(cái)物已經(jīng)被乙某轉(zhuǎn)移至某達(dá)二公司名下的信息，而某達(dá)公司和某達(dá)二公司之間是在法律上各自獨(dú)立的、不同股東的法人主體。最終被法院徑直采納了原告方商密保密性證據(jù)不足的觀點(diǎn)。
3、商密的舉證責(zé)任之爭
商密類案件有比較重要的就是舉證責(zé)任問題。《反不正當(dāng)競爭法》第32條第2款規(guī)定：“商業(yè)秘密權(quán)利人提供初步證據(jù)合理表明商業(yè)秘密被侵犯，且提供以下證據(jù)之一的，涉嫌侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)證明其不存在侵犯商業(yè)秘密的行為：（一）有證據(jù)表明涉嫌侵權(quán)人有渠道或者機(jī)會(huì)獲取商業(yè)秘密，且其使用的信息與該商業(yè)秘密實(shí)質(zhì)上相同；”。
原告某達(dá)公司亦始終堅(jiān)持本案應(yīng)當(dāng)適用舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移，其論述自身已經(jīng)舉證了（1）技術(shù)信息商密三性，（2）其股東甲某和某越公司之間存有合作，（3）某越公司產(chǎn)品和原告之間有同類性。基于某達(dá)公司——某越公司之間，已經(jīng)由甲某股東作為了連接點(diǎn)。根據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的接觸原則，被告甲某、某越公司此時(shí)需要就不實(shí)質(zhì)性相同承擔(dān)舉證責(zé)任。進(jìn)言之，如果按照案件按照原告的思路審理，則本案必然必須由被告某越公司舉證出其產(chǎn)品配方，并由法庭組織比對，最終根據(jù)結(jié)果來認(rèn)定是否侵權(quán)。
但是被告某越公司告知律師，其跟甲某合作研發(fā)的配方所制造生產(chǎn)出的產(chǎn)品性能已經(jīng)遠(yuǎn)超原告的產(chǎn)品，相當(dāng)于迭代產(chǎn)品。如果在案件中出示配方信息則有可能會(huì)使其從而失去市場的領(lǐng)先地位。本案存在原告以商密案件作為手段去促進(jìn)產(chǎn)品革新的更新。這種傳統(tǒng)的案件思路在本案中，就算贏了官司，也有可能敗了業(yè)務(wù)。所以，錦天城律師斟酌決定后斷然不采取此項(xiàng)應(yīng)對思路，而是轉(zhuǎn)向源頭——前述的技術(shù)信息的權(quán)屬問題、技術(shù)信息的三性。最終無論是一審，還是二審法院在本案中基于案件本身的特殊性，均沒有采納原告舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移的觀點(diǎn)，案件也沒有就比對環(huán)節(jié)進(jìn)行審理。較好的保護(hù)了某越公司產(chǎn)品的競爭性。
